OPT-IN / OPT-OUT

A moins d’un mois de l’entrée en vigueur de la Juridiction Unifiée du Brevet (JUB), il nous est apparu important de faire un point sur ce qui va changer et de répondre aux principales interrogations que vous pourriez avoir à ce sujet.

Les points importants :

1. La Juridiction Unifiée du Brevet (JUB), si elle est dédiée aux brevets unitaires, est également compétente en ce qui concerne les brevets européens « classiques »

2. Pour vos brevets européens « classiques », l’« opt-out » vous permet de déroger à cette compétence afin d’éviter tout risque d’annulation centralisée

3. Il est important de vous positionner dès maintenant, et ceci pour vos brevets européens et de vos demandes de brevet européen, vis-à-vis de la JUB

La Juridiction Unifiée du brevet au 1er juin, êtes-vous concerné.e ?

Pour rappel, la JUB est une cour internationale qui sera mise en place le 1er juin 2023 en même temps que le brevet unitaire et qui aura donc compétence exclusive pour les litiges afférents.

Elle couvrira, dès ses débuts, les 17 Etats membres participant à l’effet unitaire dont notamment la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas et la Belgique. De ce fait, en cas de délivrance d’un brevet unitaire à partir du 1er juin 2023, vous serez nécessairement concerné par la JUB.

Néanmoins, la compétence de la JUB ne s’arrête pas aux seuls brevets unitaires.

En effet, elle aura également compétence pour les litiges relatifs à vos demandes de brevet européen et à vos brevets européens « classiques » (c’est-à-dire non-unitaire) validés pour ces mêmes Etats membres. De ce fait, même sans brevet unitaire, la JUB vous concerne si vous êtes propriétaire d’un brevet ou d’une demande de brevet européen, ceci dès le 1er juin 2023.

Si vous êtes concerné.e, quelles en sont les conséquences ?

La JUB présente l’avantage de permettre une gestion centralisée des litiges de brevet en Europe.

Ainsi en cas de contrefaçon dans plusieurs Etats membres couverts par la JUB, vous pourrez faire condamner le contrefacteur pour l’ensemble des actes commis dans ces Etats membres. Il ne sera plus nécessaire d’assigner dans chaque pays.

Néanmoins, cet avantage est également l’inconvénient majeur de cette compétence. En effet, en cas de limitation ou d’annulation de votre brevet européen « classique » dans le cadre d’un litige, cette limitation ou annulation concernera potentiellement les 17 Etats membres pour lesquels la JUB est compétente.

Ceci même si ce litige concerne des actes de contrefaçon réalisés dans un seul Etat. Il est donc important d’être conscient.e des risques inhérents à une telle compétence et d’adapter votre stratégie en connaissance de cause.

Est-il possible de déroger à la compétence de la JUB ?

Pendant une période transitoire de 7 ans, renouvelable une fois, la compétence sur les litiges relatifs aux demandes de brevet européen et aux brevets européens « classiques » sera partagée entre la JUB et les tribunaux nationaux.

De ce fait, il sera toujours possible d’assigner un tiers contrefacteur devant les tribunaux nationaux et ainsi éviter tout risque d’annulation centralisée de votre brevet européen.

Bien entendu, cela ne vous prémunira pas du cas où vous feriez assigner auprès de la JUB (action en nullité ou en reconnaissance en non-contrefaçon).

Si cela était le cas, les risques d’annulation centralisée de votre brevet européen seraient entiers. De même, après cette période transitoire, vous ne pourrez plus déroger à la compétence de la JUB, puisqu’elle aura compétence exclusive sur tous les litiges relatifs aux brevets européens qu’ils soient unitaires ou « classiques ».

Qu’est-ce que l’« opt out » ?

Afin de supprimer tout risque d’action centralisée d’un concurrent auprès de la JUB à l’encontre de votre brevet européen et vous assurer que les tribunaux nationaux restent compétents après la fin de la période transitoire, vous avez la possibilité de faire une demande d’« opt out » (ou option de sortie).

Ceci permet de rendre aux tribunaux nationaux leur compétence exclusive pour les litiges relatifs à vos demandes de brevet/brevets européens.

L’« opt-out » est à la carte : vous pouvez le demander pour certains de vos brevets européens et garder la double compétence pour d’autres.

Ainsi, il peut être intéressant de faire une revue de votre portefeuille brevets pour décider au cas par cas de la meilleure stratégie.

L’« opt-out » est-il définitif ?

Dans le cas où vous auriez fait une demande d’« opt-out » pour l’un de vos brevets européens/demandes de brevet européen, vous aurez toujours la possibilité de la retirer en requérant un « opt-in » (ou option d’entrée). Attention, le retour n’est pas possible.

L’« opt-out » est-il pour vous ?

Du fait de son caractère nouveau, nous n’avons pas de recul à ce jour sur le fonctionnement effectif de la JUB. Si la présence de juges techniques laisse présager de décisions argumentées, il n’existe pas encore de jurisprudence et il n’est donc pas possible d’estimer si les premières décisions seront pro-breveté ou pro-contrefacteur.

Or, sans cette information et a minima pour vos brevets européens et demandes de brevet européen les plus stratégiques, il peut être judicieux de limiter les risques d’annulation centralisée et éviter d’essuyer les éventuels premiers « pots cassés », ce qui signifie requérir « l’opt-out ». Ceci est d’autant plus vrai que vous aurez toujours possibilité de retirer votre opt-out lorsque la jurisprudence sera établie ou dans le cas où vous devriez engager une action centralisée à l’encontre de l’un de vos concurrents.

De même, dans le cas où vos brevets européens couvriraient un nombre réduit d’Etats membres, il peut être intéressant de limiter les incertitudes liées à la juridiction compétente. Une action centralisée n’aurait que peu d’intérêt pour ce type de brevet européen.

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Pour les demandes moins stratégiques, les risques étant moindres, vous pouvez décider de ne rien faire et laisser ouverte, pour la période transitoire, la double compétence entre la JUB et les tribunaux nationaux.

Bien entendu, et comme à son habitude, toute l’équipe de Brandon-IP se mobilise pour vous accompagner dans cette évolution importante en matière de droit des brevets en Europe. N’hésitez pas à nous consulter pour affiner la stratégie à adopter vis-à-vis de la JUB en ce qui concerne votre portefeuille brevets.